Una sociedad es la beneficiaria efectiva de los intereses o cánones percibidos únicamente si los recibe en su propio beneficio, y no cuando está obligada a transferirlos prácticamente en su totalidad a otra entidad

Una sociedad de un Estado miembro será tratada como el beneficiario efectivo de los intereses o cánones únicamente si recibe tales pagos en su propio beneficio y no en calidad de intermediario, esto es de agente, depositario o mandatario.

El TSJ de Cataluña considera que una empresa no es la beneficiaria efectiva de los cánones percibidos cuando está obligada a transferirlos prácticamente en su totalidad a otra entidad.

La controversia se plantea en torno al concepto de beneficiario efectivo sobre la base de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que generan los cánones y de la aplicación de la exención a los cánones o regalías satisfechos por una sociedad residente en territorio español o por un establecimiento permanente situado en éste de una sociedad residente en otro Estado miembro de la Unión Europea a una sociedad de otro Estado miembro o un establecimiento permanente situado en otro Estado miembro de una sociedad de un Estado miembro.

En el presente caso, la regulación practicada desconoció la exención aplicada por considerar que los cánones pagados a entidades vinculadas debían haber estado sujetos a retención, ya que la empresa perceptora no era la beneficiaria efectiva de tales rendimientos, pues su actuación se había limitado a prestar servicios de gestión de cobro a una empresa domiciliada en Curazao, razón por la que no le era aplicable Convenio con los Países Bajos, ni la exención prevista en el art. 14.1.m) TR Ley IRNR, que transpone a España la Directiva 2003/49/CEE.

Recordemos que la exención prevista se plantea solo a favor de sociedades de otro Estado miembro o establecimientos permanentes situados en otro Estado miembro de una sociedad de un Estado miembro y, no cuando la beneficiaria efectiva de los cánones o regalías percibidos es una empresa domiciliada en un tercer país.

La recurrente alegó que la entidad domiciliada en Países Bajos era la beneficiaria efectiva de los cánones percibidos, ya que no actuaba como mera intermediaria, mandataria, o simple encargada de la gestión de cobro de los cánones y regalías por cuenta de la entidad de Curazao, pues como cesionaria de las licencias, no estaba obligada a transferir inmediatamente a la entidad de Curazao el importe de los cánones percibidos, sino que los mantenía en sus cuentas, disponiendo de ellos con plena libertad, asumiendo el riesgo del cambio de tipo y del mercado por modificación de los tipos de intereses bancarios.

A juicio de la Sala, una sociedad de un Estado miembro se considera beneficiaria efectiva de los intereses o cánones cobrados, únicamente si los recibe en su propio beneficio y no en calidad de intermediario, es decir, en calidad de agente, depositario o mandatario.

El problema será el determinar cuándo una sociedad recibe unos pagos en su propio beneficio o cuándo lo hace en calidad de intermediario de otra entidad residente en un tercer país, para lo que se deberá tomar en consideración cuál de las mercantiles es la titular de los derechos de propiedad intelectual que generan los cánones y regalías.

Quedó acreditado que la sociedad de Curazao era la propietaria de las marcas, secretos comerciales, copyrights y otros derechos de propiedad intelectual por cuyo uso se pagaron los cánones y las regalías. Inicialmente, la sociedad con domicilio en Curazao y la entidad española habían suscrito un contrato de licencia, por el que la primera permitía a la segunda usar, a cambio de un royalty, la tecnología de fabricación, venta y distribución de los productos y usar las marcas en la promoción, venta y distribución. Y, paralelamente, las entidades no residentes suscribieron un contrato de "asignación" (Assignment, assumption ad license agreement) en el que la sociedad de Curazao cedía a la segunda la gestión y explotación de los cánones en Europa a la entidad de los Países Bajos.

Según la estructura original del modelo de negocios, los contratos de asignación no transferían el derecho de propiedad intelectual que generaban los cánones percibidos, sino que se limitaban a la mera gestión de los cánones percibidos por la explotación de la tecnología y el uso de las marcas. No obstante, esta configuración se modificó en el año 2014, mediante la sustitución del contrato de "asignación" para la gestión y explotación de los cánones satisfechos por las filiales europeas, por un contrato de licencia de la propiedad intelectual que autoriza a la sociedad de los Países Bajos sublicenciar los derechos de los que es cesionaria, lo que le permite, en la misma fecha, suscribir con la recurrente y con las otras filiales europeas un contrato de sublicencia, aunque ésta también suscribe con las filiales un contrato denominado Letter of understandig por el que entidad española se hace cargo y paga a la mercantil de los Países Bajos, los cánones devengados por esas filiales, resarciendo a la empresa holandesa a través de los márgenes de venta (mark up) que carga a las demás distribuidoras de Europa.

El TSJ de Cataluña analiza la nueva estructura con base al contenido del derecho a sublicenciar los derechos de los que es cesionaria, es decir, si realmente la licenciataria tiene derecho o no a gestionar de forma autónoma, los derechos de propiedad intelectual cuya explotación le fueron cedidos mediante los llamados contratos de sub-licencias.

La Sala considera que la sociedad holandesa percibe los cánones con obligación de transferirlos prácticamente en su integridad a la entidad curazoleña, ya que, pese a ser cesionaria de los derechos de propiedad intelectual de esta última, no se encuentra facultada por el contrato de cesión a pactar con las sublicenciadas el canon que éstas deben pagarle, sino que éste viene prefijado en los contratos de cesión de derechos celebrados con la cedente, por lo tanto, la sociedad curazoleña es la beneficiaria efectiva de los cánones pagados por la obligada tributaria, que por no estar domiciliada en un territorio de la UE, no se encuentran exentos de la retención del 24,75% a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

En definitiva, cuando una empresa está obligada a transferir los cánones o regalías percibidos prácticamente en su integridad, la diferencia corresponde a su comisión por la intermediación, por lo tanto, se considera que actúa como agente, depositaria o mandataria de la titular de los derechos de propiedad intelectual que generan los cánones.

Orlando Álvarez-Arias
Colaborador del CEF.-